Por que registrar la marca es mas urgente de lo que parece
Muchas empresas, especialmente las pymes y las startups, posponen indefinidamente el registro de su marca porque lo perciben como un tramite costoso y burocrático que puede esperar. Este error puede salir muy caro. En el sistema de marcas espanol y europeo, el derecho de uso exclusivo de una marca lo adquiere quien la registra primero, no quien la usa primero. Esto significa que una empresa puede llevar anos utilizando un nombre comercial, invirtiendo en publicidad y construyendo reputacion, y perder ese nombre de un dia para otro porque un tercero — que puede ser un competidor o un especulador de marcas — la ha registrado antes. La Ley de Marcas establece un sistema de registro constitutivo: la marca no nace como derecho exclusivo hasta que se registra.
El registro de la marca, ademas de proteger el nombre y los signos de la empresa frente a terceros, tiene otras ventajas practicas: permite a la empresa impedir que plataformas de publicidad en linea (Google Ads, Meta) permitan a los competidores pujar por el nombre de la marca como keyword, facilita la eliminacion de productos falsificados o que infringen la marca en plataformas como Amazon o Alibaba, y otorga al titular el derecho a reclamar daños y perjuicios por la infraccion de la marca durante los cinco años anteriores a la demanda.
El Clasificador de Niza: elegir bien las clases es fundamental
El registro de marca se solicita para determinados productos y servicios clasificados en las 45 clases del Clasificador de Niza. Las clases 1-34 corresponden a productos y las clases 35-45 corresponden a servicios. El solicitante debe indicar en la solicitud de registro las clases en las que quiere proteger su marca y los productos o servicios especificos dentro de cada clase para los que solicita proteccion. La proteccion de la marca solo existe para los productos y servicios incluidos en la solicitud, por lo que la eleccion de las clases adecuadas es una decision estrategica crucial.
Elegir pocas clases puede dejar la marca sin proteccion en areas de negocio que la empresa ya explota o que planea explotar en el futuro. Elegir demasiadas clases incrementa el coste de la solicitud (la tasa se incrementa por cada clase adicional a partir de la tercera en la solicitud espanola) y puede generar problemas si la OEPM considera que la marca se solicita sin intencion real de uso en todas las clases. Una empresa que vende software de gestion empresarial, por ejemplo, necesitaria proteccion al menos en la clase 42 (servicios informaticos y de software), posiblemente en la clase 35 (servicios empresariales de asistencia) y en la clase 38 (telecomunicaciones) si el software incluye funcionalidades de comunicacion.
El proceso de registro ante la OEPM
El proceso de registro de una marca ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) sigue los pasos siguientes. En primer lugar, la busqueda previa de anterioridades: antes de presentar la solicitud, es conveniente realizar una busqueda de marcas anteriores identicas o similares en la base de datos de la OEPM (TMview) para evaluar las probabilidades de exito de la solicitud. En segundo lugar, la presentacion de la solicitud: se presenta online en la sede electronica de la OEPM indicando el signo distintivo que se quiere registrar (nombre, logotipo, combinacion de ambos), las clases de Niza elegidas y los productos o servicios especificos. El pago de la tasa oficial se realiza en el momento de la presentacion. En tercer lugar, el examen formal: la OEPM examina si la solicitud cumple los requisitos formales. En cuarto lugar, el examen de fondo: la OEPM examina si la marca solicitada incurre en algun motivo absoluto de denegacion (que la marca sea descriptiva, generica, contraria al orden publico, etc.) y publica la solicitud en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial para que los titulares de marcas anteriores similares puedan presentar oposicion. El plazo total del proceso suele ser de tres a seis meses si no hay oposiciones.
La marca de la Union Europea: proteccion en 27 paises con una sola solicitud
La marca de la Union Europea (MUE), gestionada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), ofrece proteccion en los 27 estados miembros de la UE con una sola solicitud y un coste muy inferior al de registrar la marca en cada pais por separado. La marca comunitaria tiene un ambito territorial mayor que la marca espanola, pero tambien conlleva un riesgo mayor: si existe una marca anterior en cualquier estado miembro de la UE que sea similar a la que se quiere registrar, puede bloquearse el registro de la marca comunitaria en toda la UE. La estrategia mas habitual para las empresas espanolas que operan principalmente en Espana pero que tienen o preveen tener actividad en otros paises de la UE es registrar primero la marca espanola (proceso mas rapido y barato) y solicitar despues la marca de la UE en los seis meses siguientes, reivindicando la prioridad de la solicitud espanola.
Como defender la marca frente a terceros
Una vez registrada la marca, el titular tiene la obligacion de vigilar activamente que terceros no la utilicen sin autorizacion. Las opciones de defensa ante una infraccion de marca incluyen: el requerimiento extrajudicial (carta intimidatoria solicitando el cese del uso infractor), la accion judicial de infraccion de marca ante los Juzgados de lo Mercantil competentes (solicitando el cese del uso infractor, la destruccion de los productos infractores, la publicacion de la sentencia y la indemnizacion de daños y perjuicios), y la interposicion de una oposicion ante la OEPM o la EUIPO si el infractor intenta registrar a su nombre una marca similar. Para el registro de tu marca en Espana y en la UE y para la defensa de tus derechos de marca frente a terceros, LRB Tax y Legal gestiona el registro de marcas ante la OEPM y la EUIPO y asesora en la estrategia de proteccion de la propiedad industrial de tu empresa. Para la cuantificacion del dano economico derivado de la infraccion de marca en procedimientos judiciales, ValiTax elabora los informes periciales de valoracion de la marca y de cuantificacion del lucro cesante por infraccion. Contacto: Contacto@LRB.es / +34 684 234 831.